04.11.2010

Обзор судебной практики по вопросам интеллектуальной собственности

В настоящем обзоре мы попытались проанализировать практику применения судами положений законодательства по интеллектуальной собственности в части вопросов по товарным знакам, патентному и авторскому праву.

В связи с тем, что на сегодняшний день судебная практика по спорам, связанным с вопросами интеллектуальной собственности, только нарабатывается, мы надеемся, что данный обзор сможет дать представление о возможной позиции судов при разрешении описанных категорий дел. Как будет видно из анализа приведенных в данной статье судебных дел, положения законов, регулирующих режим указанных объектов интеллектуальной собственности, могут быть истолкованы неоднозначно, что и  приводит впоследствии к необходимости обращения к практике рассмотрения тех или иных дел. Несмотря на то, что источником права в Казахстане является нормативно-правовой акт, а не судебный прецедент, полагаем, что в случае рассмотрения споров по интеллектуальной собственности, которые имеют определенную специфику, изучение аналогичных дел может оказаться полезным не только владельцам прав на интеллектуальную собственность, но также и судьям.

Товарные знаки

Правовой режим товарных знаков регламентируется Законом РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Товарный знак относится к средствам индивидуализации и служит для отличия товаров и услуг одних юридических лиц от товаров и услуг других юридических лиц. Правовая охрана товарному знаку предоставляется на основании его регистрации в уполномоченном органе.

Рассмотрение дел, связанных с полномочиями таможенных органов в части интеллектуальной собственности

ТОО «Б» беспрепятственно импортировало на территорию Республики Казахстан товар с обозначением «MARTINI», приобретенный у официального дилера в Европе до августа 2007 года. В августе 2007 года таможенными органами товар был приостановлен к выпуску со ссылкой на то, что Приказом Председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК от 1 марта 2007 года товар, содержащий товарный знак «MARTINI» был внесен в Реестр, содержащий объекты интеллектуальной собственности  владельцем товарного знака и что товар, ввезенный ТОО «Б» отвечает признакам контрафактности, в связи с чем подлежит приостановлению.

ТОО «Б» обратилось в суд с заявлением к Департаменту таможенного контроля о признании действий по приостановлению таможенного оформления продукции под товарным знаком «MARTINI» незаконными. Истец не согласен с утверждением Департамента таможенного контроля, что под контрафактной продукцией понимается оригинальная продукция, которая ввозится на территорию Казахстана иными лицами, кроме правообладателя.

В соответствии с прежней редакцией Таможенного Кодекса, действовавшего на момент возникновения спора, контрафактной продукцией признавалась не только поддельная продукция, но также и продукция, которая ввозилась на территорию РК без согласия правообладателя, т.к. это признавалось нарушением прав правообладателя . Компания «B» (правообладатель товарного знака MARTINI) заключила лицензионный договор с ТОО «Р» в январе 2007 года о передаче неисключительной лицензии, не подлежащей передаче, на использование товарного знака MARTINI. Кроме того, ТОО «Р» была выдана доверенность на внесение товарного знака MARTINI в Реестр, содержащий объекты интеллектуальной собственности и защиту интересов правообладателя на территории РК.

Таким образом, действия таможенных органов были расценены судом как законные и совершенные в пределах полномочий, предоставленных законодательством, т.к. ТОО «Б» (истец), не имело надлежаще оформленных прав на пользование товарным знаком MARTINI, в частности на ввоз товаров, содержащих этот товарный знак на территорию РК.

Обращаем внимание читателей на то, что в декабре 2009 года были внесены изменения в Таможенный Кодекс, согласно которым приостановлению к выпуску стали подлежать только контрафактные товары. На сегодняшний день, с созданием Таможенного союза, 30 июня 2010 года был принят Кодекс РК №296-IV «О таможенном деле в Республике Казахстан» (Кодекс о таможенном деле). Теперь, в соответствии с Кодексом о таможенном деле, если таможенным органом обнаружены признаки нарушения прав интеллектуальной собственности, выпуск таких товаров приостанавливается сроком на десять рабочих дней. Обратите внимание, что не дается уточнение того, что именно будет рассматриваться таможенными органами как нарушение прав интеллектуальной собственности. В качестве рекомендации, мы бы все же советовали импортерам осуществлять ввоз товара, содержащего объект интеллектуальной собственности на основании лицензионного договора воизбежание возможных вопросов таможенных органов, т.к. практика рассмотрения таких дел еще не сформировалась. Также обращаем внимание на то, что лицензионный договор подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе – это является подтверждением его действительности.

Рассмотрение судами дел об использовании товарного знака

В этом разделе приведем в качестве примерарешение суда об удовлетворении иска российской фармацевтической фирмы против казахстанской фармацевтической фирмы относительного товарного знака россиян.

Суть спора заключалась в том, что казахстанская сторона подала возражение в Апелляционный совет Патентного ведомства об отмене действия регистрации товарного знака россиян в связи с его неиспользованием на территории РК в течение 5 лет с даты регистрации товарного знака (на момент рассмотрения дела новые изменения в Закон о товарных знаках не действовали). Россияне, воспользовавшись правом на обжалование решения Апелляционного совета, подали иск в суд об отмене такого решения. 
В качестве подтверждения использования своего товарного знака российская сторона привела следующие доказательства:

  1. получение патента на изобретение, в названии которого используется наименование товарного знака;
  2. публикация в официальном печатном издании Патентного ведомства и на его официальном сайте сведений о вышеуказанном патенте.
  3. агентский договор на осуществление рекламы на казахстанской выставке.

Суд решил, что ни одно из представленных доказательств не может служить доказательством использования товарного знака по следующим основаниям:

  1. Получение патента на изобретение, публикация в официальном печатном издании Патентного ведомства и на его официальном сайте не может расцениваться как применение товарного знака в печатной или иной деловой документации, т. к. патент является правоустанавливающим документом и обнародование патентной информации есть способ доведения до сведения третьих лиц о том, кто является автором изобретения, но никак ни способом использования товарного знака.
  2. В соответствии со статьей 21 Закона о товарных знаках переход права на использование товарного знака может быть осуществлен в виде лицензионного договора, который подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе. Однако представленный российской стороной агентский договор не имел ничего общего с лицензионным договором и не соответствует требованиям статьи 21 Закона о товарных знаках, поэтому также не может быть применен в качестве доказательства использования товарного знака.

Несмотря на то, что доводы истца не были учтены судом, необходимости в доказывании использования товарного знака, как оказалось, не было. Как выяснилось из материалов дела, товарный знак истца зарегистрирован в Международном  Бюро ВОИС (Всемирная организация по интеллектуальной собственности) 1 ноября 1998 года с распространением в числе прочих стран и на Казахстан. Заявка, поступившая на рассмотрение в Патентное Ведомство Казахстана, после проведения экспертизы по существу, получила отказ в регистрации товарного знака. Отказ экспертизы был мотивирован существованием более ранней регистрации сходного (по мнению экспертизы) до степени смешения товарного знака другой компании с товарным знаком заявителя (истца). Поэтому на основании пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках  и статьи 5 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года («Мадридское соглашение»)  Казпатент отказал в охране товарного знака по международной заявке.

Однако заявитель в установленный законодательством срок представляет возражение на решение экспертизы, в результате которого Казпатент удовлетворяет возражение истца, и предоставляет охрану товарному знаку по международной заявке. Официальное сообщение решения Национального Патентного Ведомства о регистрации товарного знака было опубликовано в бюллетене ВОИС 18 марта 2001 года. Таким образом, товарный знак истца получает правовую охрану на территории РК в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о товарных знаках, но не на основании регистрации знака в стране, а без регистрации в заявленном государстве в силу международного договора.

Теперь возникает вопрос, с какого момента на территории Казахстана будет иметь действие регистрация товарного знака по международной системе:

  •  с момента его регистрации в Международном Бюро (01 ноября 1998 года), или
  •  с даты официальной публикации о получении охраны в Казахстане (18 марта 2001 года)?

Ответ на этот вопрос дан в решении суда, в котором говорится о том, что заявитель (истец), по независящим от него обстоятельствам, не имел правовой охраны в РК вплоть до 18 марта 2001 года. По этой причине истец не мог использовать указанный товарный знак на территории РК на законной основе до 18 марта 2001 года, и, следовательно, истец приобрел право на указанный товарный знак в РК только с 18 марта 2001 года, а не с 1 ноября 1998 года.  Так, согласно пункту 4 статьи 19 Закона о товарных знаках при решении вопроса о прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием принимаются во внимание представленные владельцем доказательства того, что  товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 
В результате, решение Апелляционного совета было отменено судом, и иск российской компании удовлетворен.

Обращаем внимание читателей на то, что в соответствии с изменениями в Закон о товарных знаках от 2007 года, срок неиспользования товарного знака изменен с 5-ти до 3-х лет.

Патентное право

Патентный Закон РК регулирует правовой режим получения и использования прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Права на эти объекты интеллектуальной собственности могут быть получены путем подачи заявки о выдаче патента в уполномоченный орган. Действие патента имеет территориальный характер, т.е. патент имеет силу только на территории Республики Казахстан, за исключением патентов региональных организаций, таких как, к примеру, Евразийская Патентная Организация. Евразийский патент имеет силу на территории следующих государств, включая Казахстан: Россия, Белоруссия, Армения, Азербайджан, Молдова, Киргизия, Таджикистан и Туркменистан.

Нарушение исключительных прав на предварительный патент

ТОО «К» подало иск на ТОО «Р» о прекращении нарушения прав на изобретение, которое охраняется предварительным патентом. Выражая свое несогласие с истом, ТОО «Р» заявило, что не является нарушителем предварительного патента, т.к. он был выдан с нарушением патентного законодательства. Так, в соответствии с положениями Гражданского кодекса РК и Патентного закона РК, установлены следующие критерии патентоспособности изобретения:

  • изобретение должно быть новым:
  • изобретение должно иметь изобретательский уровень;
  • изобретение имеет промышленную применимость;

Ответчик, ознакомившись с предварительным патентом обнаружил, что способ, предложенный в нем давно известен. Ответчик провел собственной исследование и выявил многочисленные публикации с описанием аналогичного технического решения в зарубежной технической литературе, которое как оказалось, было известным еще в 1997 году, тогда как предварительный патент в Казахстане был выдан заявителю в 2002 году.

В соответствии со ст.6 Патентного закона, изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники. Сведения об уровне техники включают любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Т.к. законом предусмотрено право оспаривания охранного документа заинтересованными лицами, ответчик, воспользовавшись им, опротестовал предварительный патент истца во внесудебном порядке (путем подачи возражения в Апелляционный совет уполномоченного органа) на основании несоответствия охраняемого объекта условиям патентоспособности, отсутствия критерия новизны технического решения. Кроме того, в соответствии с предыдущей редакцией Патентного закона, действовавшей на момент возникновения спора, предварительный патент выдавался на риск и под ответственность заявителя. Это означало, что заявленное техническое решение не проверялось на наличие критериев патентоспособности.

Кроме того, по ранее действовавшей редакции Патентного закона, предварительный патент не являлся охранным документом, в соответствии с которым патентообладателю могло принадлежать исключительное право на использование этого технического решения по своему усмотрению.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении требований истца, т.к. посчитал их незаконными и необоснованными, поскольку истец не обладал исключительными правами на изобретение.

Обращаем внимание читателей на то, что в что в соответствии с изменениями в Патентный закон от 2007 года, введено понятие «инновационный патент на изобретение»,  которое заменило «предварительный патент на изобретение».

Нарушение прав на Евразийский патент и признание Евразийского патента недействительным

Российская компания работала со своим казахстанским партнером ТОО «Н» на протяжении 20 лет. В течение этого периода между компаниями заключались лицензионные договоры на производство изобретения, охраняемого по евразийскому патенту, принадлежащему российской компании. После истечения срока лицензионного договора и после того как ТОО «Н» перестало оплачивать деньги за пользование изобретением, российская компания решила предъявить иск о защите своих прав по евразийскому патенту. Истец обратился в суд с иском о прекращении нарушения имущественных прав правообладателя и запрещении дальнейшего использования на производстве ответчика указанного изобретения. Истец заявил, что не давал согласия ответчику на использование запатентованного технического решения и не заключал с ним лицензионный договор.

Охрана евразийского патента на территории РК осуществляется на основании Евразийской патентной конвенции и Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (Патентная инструкция).

Ответчик в свою защиту ссылался на нормы Патентной инструкции, в соответствии с которой иск о нарушении евразийского патента может быть предъявлен в течение трех лет со дня, когда лицо узнало о нарушении своего права.  Истец же пропустил этот срок, при этом восстановление срока давности Евразийская патентная конвенция не предусматривает.

Далее, по мнению ответчика, основания истца о том, что продукция ТОО «Н» содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения является необоснованным, т.к. истец основывает выводы о сходстве только на сравнении некоторых составных частей, которые по отдельности не являются изобретением истца, а составляют общеизвестные сведения об уровне техники. Изобретением можно признать лишь совокупность этих элементов.

В ходе судебного заседания ответчиком было представлено встречное исковое заявление о признании евразийского патента недействительным. В соответствии с нормами Патентного закона, лицо, право которого нарушено, вправе выбрать подведомственность спора о признании патента недействительным. Далее, в законе говорится, что в судебном порядке подлежат рассмотрению споры о правомерности выдачи охранного документа. На основании этого, встречный иск, по мнению ответчика может быть рассмотрен в судебном заседании.

Во встречном иске ответчик обосновывает недействительность евразийского патента в связи с его несоответствием условиям патентоспособности по причине недостижения технического результата при осуществлении изобретения. Таким образом, изобретение не соответствует условию промышленной применимости. В соответствии с Евразийской конвенцией, изобретение должно одновременно отвечать всем трем условиям патентоспособности: промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень. Поэтому, несоблюдение хотя бы одного условия является недостаточным основанием для признания патента действительным. В ходе судебного заседания данный факт был подтвержден привлеченными специалистами и экспертами.

На основании вышеизложенного, суд отказал в требованиях истца и удовлетворил встречные требования ТОО «Н» о признании недействительным на территории РК евразийского патента.

Авторское право

Согласно Закону об авторском праве, автор обладает как имущественными, так и личными неимущественными правами на свое произведение. Исключительные имущественные права могут быть переданы в пользование по договору, в то время как неимущественные права являются неотчуждаемыми и охраняются бессрочно.  –Одними из наиболее часто рассматриваемых споров являются споры о защите авторских прав и взыскании компенсаций за их нарушение. Рассмотрим несколько примеров решения судами вопросов о нарушении авторских прав и размерах компенсаций.

Незаконное использование трансляции телепередач

В 2001 году Коллегия по гражданским делам Верховного суда РК по апелляционной жалобе Компании «А» рассмотрела дело по иску Компании  «Б» (Истец) к Компании «А» (Ответчик) о взыскании компенсации 53 600 000 тенге и конфискации оборудования, использованного для незаконной ретрансляции, в доход государства. Ответчик не согласен с  решением Алматинского городского суда и просит отменить его со ссылкой на неправильное толкование судом норм ст.49 Закона «Об авторском праве и смежных правах». Как считает Ответчик, компенсация должна исчисляться не с 20 тысяч единиц минимальных размеров заработной платы, а с 20 единиц.

В соответствии со ст. 49 Закона «Об авторском праве и смежных правах» («Закон об авторском праве»), защита авторских прав осуществляется судом путем:

1) признания прав;

2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права;

3) пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

4) возмещения убытков, включая упущенную выгоду;

5) взыскания дохода, полученного нарушителем вследствие нарушения авторских и смежных прав;

6) выплаты компенсации в сумме от 20 до 50 000 минимальных размеров заработной платы, а при нарушении прав авторов программы для ЭВМ или базы данных - в размере от 500 до 50 000 минимальных размеров заработной платы. Размер компенсации определяется судом вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

7) принятия иных предусмотренных законодательными актами мер, связанных с защитой их прав.

Указанные в подпунктах 4), 5), 6) настоящей статьи меры применяются по выбору обладателя авторских и смежных прав.

Таким образом, Истец выбрал в качестве меры защиты своих прав п.6 указанной статьи, при этом закон не обязывает Истца предъявлять расчет своих убытков или полученного от незаконной деятельности дохода Ответчика. Поэтому, размер компенсации по замыслу законодателя не совпадает и не должен совпадать с убытками и доходами Ответчика. Таким образом, расчет составлен правильно (20 000 х 2680 = 53 600  000 тенге) и подлежит возмещению Ответчиком.

Право на перевод произведения

Существует практика рассмотрения дел по защите авторских прав с ошибками. Так, к примеру, суд первой инстанции по делу о защите авторских прав переводчика (Истец) на перевод  произведения известного казахского писателя на русский язык (дело 2000 года) не установил в ходе судебного разбирательства наличие полномочий переводчика на осуществление такого перевода, которые должны были быть получены у самого автора, либо его наследников. В связи с чем было вынесено решение в пользу Истца по иску против Фонда писателя, который, по мнению Истца, осуществлял использование имущественных прав переводчика и реализацию 10 000 экземпляров книг с таким переводом. Таким образом, судом было решено взыскать в пользу переводчика компенсацию в размере 100 минимальных размеров заработной платы (304 000 тенге), а также взыскать компенсацию нанесенного морального вреда в размере 20 000 тенге. Однако, по апелляционной жалобе Ответчика, суд второй инстанции все же установил истину и вынес решение об отказе в удовлетворении требований Истца.

Нарушение права авторства

Далее, к ошибочным решениям можно отнести решения суда первой и апелляционной инстанций о взыскании компенсации за нарушение неимущественных авторских прав и морального вреда по делу физического лица к ТОО «А» (Ответчик). Суть дела такова, что Ответчик являлся организатором форума архитекторов, на котором с его согласия был осуществлен публичный показ комплекса из 15-ти произведений изобразительного искусства, но при этом не было названо его имя как автора произведений. Суды первой и второй инстанции отказали в иске, ссылаясь на то, что между Истцом и ответчиком не заключался договор, по которому Ответчик принимал на себя определенные обязательства перед Истцом. Однако, как установила Надзорная коллегия, «...в соответствии со ст.977 ГК и Законом об авторском праве (ст.15) автору произведения принадлежит право авторства. Это право является абсолютным и означает, что при любом произведения должно быть обязательно указано имя автора произведения». Таким образом, заключение договоров для обеспечения этого личного неимущественного права автора не требуется.

 Определение объекта авторского права

Очень часто происходит заблуждение по поводу объектов охраны авторских прав, как это произошло с Истцом по делу о нарушении авторского права на данные маркетинговых исследований, которые содержались в Рабочей тетради. Так, Истец считал, что рабочая тетрадь по маркетинговому планированию входит в число охраняемых Законом об авторском праве объектов, поскольку относится к иным произведениям. Кроме того, представители Истца дополнительно пояснили, что их авторское произведение является научно-технической деятельностью в сфере экономики и относится к иным произведениям, а автором произведения является Истец (юридическое лицо).

Суд решил оставить требования Истца без удовлетворения по следующим основаниям:

  1. В соответствии с Законом об авторском праве авторское право не распространяется на собственно идеи, концепции, принципы, методы, системы, процессы, открытия, факты.
  2. Далее, авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности.
  3. Автор – это физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.

Таким образом, данные маркетинговых исследований не являются произведением науки и относятся к идеям, концепциям, принципам, методам, системам, процессам, открытиям и фактам. Кроме того, Истец не может быть автором произведения, т.к. является юридичеким лицом.

Определение авторства на произведение

Также, изучая практику рассмотрения дел по авторскому праву судами, хотелось обратить внимание авторов на то, что при определении авторства на то или иное проиведение суд также учитывает способы оповещения о своих правах на произведение автором (хотя это необязательное требование законодательства) путем:

  1. помещения латинской буквы «С» в окружности
  2. имени обладателя исключительных авторских прав
  3. года первого опубликования произведения

Согласно практике рассмотрения судами дел по авторскому праву, все эти указания могут сыграть решающую роль при определении авторства на произведение. Так, по иску физического лица к городскому акимату, музею и департаменту культуры о защите авторских прав и взыскании компенсации, суд отказал в иске, т.к. фотографии, которые использовались Ответчиками, не были подписаны Истцом. Кроме того, не была осуществлена передача имущественных прав на основе авторского договора, который заключается в письменной форме с отражением всех существенных для сторон условий авторского договора.

Нарушение авторских прав на несколько произведений

Хотелось обратить внимание и на то, что при решении вопросов судами о компенсации за нарушенные авторские права в расчет берется также количество произведений, права на которые были нарушены. Гражданин А. подал иск к организации «Б» о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, вза использование Ответчиком 9-ти фотографий при изготовлении настенного календаря. Судом было установлено, что Истцом не был заключен авторский договор, вследствие чего было нарушено его право на получение вознаграждения за использование 9-ти объектов авторского права.

Суд второй инстанции ошибочно исчислил размер компенсации, посчитав нарушение прав на 9 фотографий как единого объекта авторского права. Закон же об авторском праве охраняет право автора на воспроизведение и распространение каждого из созданных им объектов авторского права. Таким образом, Коллегия по гражданским делам, исправив ошибку суда второй инстанции, обязала взыскать в пользу Истца 752 580 тенге, или 20 минимальных размеров заработной платы по состоянию на 2002 год.

Право на обнародование произведения

Нельзя наивно думать о том, что не нужно спрашивать разрешения автора произведения на его использование, опубликованного в интернете. Более того, вы не имеете права менять ничего как в самом произведении, так и в его названии, что признается нарушением личных неимущественных прав автора. Редакция газеты «Б» опубликовала статью, размещенную на интернет-сайте  «С» без согласия Истца. К тому же оказалось, что статья, размещенная на сайте «С» также без ведома гражданина Р. была изменена, опять же, без ведома автора. Видение суда было таковым, что несмотря на то, что произведение было опубликовано в Интернете, редакция газеты «Б»обязана была проверить достоверность текста и получить у автора согласие на его переиздание. Кроме того суд считает, что гражданину Р. был причинен моральный вред, выразившийся в опубликовании его произведения в газете, мнение которой он не разделяет, в том числе свои политические, моральные и нравственные убеждения.  «..в нарушение требований ст.977 п.4 ГК РК нарушено право на открытие доступа к произведению неопределенного круга лиц (право на обнародование)». В результате суд вынес решение о возмещении морального вреда в сумме 300 000 тенге.

С уважением,

Департамент «Интеллектуальная собственность»


Тел.: +7 (727) 2445-777
Факс: +7 (727) 2445-776
ip@gratanet.cominfo@gratanet.com