Adidas и Abibas: что важно знать бизнесмену

Статья Бахыта Тукулова, Партнер, GRATA International и Тимура Берекмоинова, Юрист, GRATA International для Forbes Kazakhstan.  

Проблема защиты товарного знака в Казахстане становится все более актуальной по мере роста бизнеса и повышения конкуренции на том или ином рынке товаров и услуг


Что такое товарный знак?

В законодательстве РК под товарным знаком понимается обозначение, зарегистрированное или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, служащее для отличия товаров или услуг одного лица от однородных товаров и услуг других лиц.

Более успешные товары могут «копироваться» конкурентами, либо конкуренты могут выпускать товары, сходные по внешнему виду с оригиналом. Это негативно влияет на прибыльность бизнеса, чей товар копируется, вводит в заблуждение потребителей, полагающих, что они приобретают оригинальный и качественный продукт. Бывают случаи, когда копирование внешнего вида товара либо производство товаров, сходных по внешнему виду, может нанести урон имиджу оригинального товара. В связи с этим должная защита прав на товарный знак важна как для защиты прав потребителей, так и для защиты прибыльности бизнеса, его имиджа и конкурентоспособности.

Регистрация товарного знака имеет ключевое значение для защиты прав на него. Зарегистрировав товарный знак, можно требовать его защиты как в суде, так и в других органах, поскольку после этого физическое или юридическое лицо получает исключительные права на него. Таким образом, владелец товарного знака после его регистрации вправе, например, запрещать другим лицам пользоваться данным знаком либо обозначением, сходным с ним до степени смешения (как описано ниже), оспаривать регистрацию других товарных знаков, сходных до степени смешения, продавать товарный знак, передавать его во временное пользование в рамках лицензионного соглашения и т.д.

Законодательство позволяет зарегистрировать в качестве товарного знака изображения (рисунки), словесные, буквенные, цифровые обозначения. Можно зарегистрировать также объемные обозначения (например, упаковку определенной формы и с определенными особенностями) и иные обозначения или их комбинации.

У нас в практике был спор в отношении дизайна упаковки мороженого. Производитель мороженого утверждал, что использование конкурентом упаковки из определенного материала, определенного цвета и с определенным рисунком вводит в заблуждение потребителей, которые, ошибочно воспринимая мороженое конкурента за его товар, покупают у конкурента. Производитель мороженого просил уполномоченные органы понудить нарушителя заменить упаковку мороженого другой упаковкой, не нарушающей его права. Учитывая особенность мороженого как продукта, замена упаковки была фактически невозможна и в действительности означала уничтожение всего товара. Подобное предписание, обязывающее заменить упаковку, уполномоченный орган вынес, но оно в последующем обжаловалось в суде.

Подобных примеров множество.

Наиболее распространенные нарушения прав на товарный знак

Наиболее частым нарушением прав на товарный знак является незаконное использование чужого товарного знака без согласия его владельца либо использование такого обозначения, которое сходно с ним до степени смешения. При этом нарушение прав на товарный знак будет иметь место лишь в том случае, если обозначение-нарушитель зарегистрировано в отношении того же класса товаров и услуг, что и оригинал. При регистрации товарного знака заявитель указывает классы услуг и товаров, в отношении которых он желает зарегистрировать товарный знак и, соответственно, товарный знак после его регистрации будет действовать в отношении данных классов товаров и услуг.

Например, у нас в практике был случай, когда к владельцу офисного комплекса, построенного более десяти лет назад (предположим, название офиса - «Атамекен») был предъявлен иск о прекращении использования данного наименования в названии офисного здания, поскольку истец зарегистрировал за собой данное обозначение - «Атамекен». Истец имел соответствующее свидетельство о государственной регистрации товарного знака.

В свою очередь, владелец офисного здания обозначение «Атамекен» за собой не зарегистрировал. При этом товарный знак истца (правообладателя товарного знака «Атамекен») был зарегистрирован не в отношении услуг аренды помещений (офисов), а в отношении развлекательных услуг. В иске суд отказал в связи с тем, что использование в названии офиса этого слова не нарушает права владельца товарного знака «Атамекен» в области развлекательных услуг, поскольку потребители, несмотря на одинаковое наименование, не спутают услуги аренды офисов с развлекательными услугами.

Доказать в суде незаконное использование чужого товарного знака бывает не так сложно, поскольку судья может определить нарушение самостоятельно визуально, без привлечения эксперта, сравнив товар, продаваемый нарушителем, а также оригинальный товар. Но бывают и случаи, когда и это доказать не просто.

Например, нередко возникают ситуации, когда фирменный магазин, ранее работавший под лицензией какого-либо известного мирового бренда, после расторжения соглашения с таким брендом, несмотря на требование владельца товарного знака о прекращении продаж под его названием, продолжает продавать товары под данным брендом, самостоятельно его закупая в других странах («серый» импорт). Бывали и случаи, когда импорт подобных товаров не проходил таможенного оформления, фактически являлся контрабандой, и по этой причине товар продавался дешевле, чем в фирменном магазине. При этом потребители, ничего не подозревая, продолжали покупать товары у нарушителя.

Бывают совсем вопиющие случаи, когда после расторжения лицензионного соглашения владелец бывшего фирменного магазина продолжает продавать товар под видом фирменного, перешивая этикетки продукции. То есть, потребителям продавался товар, который в действительности является подделкой.

Бывает сложно доказать нарушение прав на товарный знак, когда сходства внешнего вида оригинального товара и товара нарушителя не столь очевидны, но при этом достаточны, чтобы ввести потребителей в заблуждение (например, путем пропуска буквы в оригинальном названии, использования однокоренного слова, добавления различных окончаний к оригинальному названию, и т.д.). Подобные нарушения являются наиболее распространенными (законодательство предусматривает, что под обозначением «сходным до степени смешения» понимается похожий знак или обозначение, имеющее отличия отдельных элементов, и ассоциативно воспринимающийся потребителем как тождественный).

Сходство до степени смешения может выражаться не только в виде словесных обозначений, но и в цветовом оформлении, в рисунках, в материалах упаковки и т.д. Для установления сходства до степени смешения проводится соответствующая экспертиза. Лицензированные судебные эксперты устанавливают степень сходства и выдают заключение, в котором делается вывод о сходстве в процентном соотношении.

Если количество совпадающих признаков превышает 87,5% от их общего числа, считается, что имеет место сходство до степени смешения. По результатам экспертизы возникает много споров. Бывают случаи, когда эксперты приходят к выводу об отсутствии сходства до степени смешения, несмотря на то, что визуальное сходство очевидно, и потребитель бы в действительности спутал копию с оригиналом.

Основные способы борьбы с нарушителями прав на товарный знак

В случае выявления нарушений прав на товарный знак у нарушителя, как правило, имеются следующие опции.

Во-первых, это обращение в суд с требованием о понуждении прекратить нарушение прав на товарный знак и уничтожить товар, упаковку товара на которых размещены незаконно используемые товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения. Дополнительно может быть предъявлено требование о взыскании убытков вследствие нарушения прав на товарный знак.

Во-вторых, это обращение с жалобой в уполномоченные государственные органы, например, департамент юстиции или департамент государственных доходов по ст. 158 (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или фирменного наименования) Кодекса РК об административных правонарушениях (КоАП), а также в департамент Агентства по защите конкуренции по ст. 163 КоАП (антиконкурентные действия государственных, местных исполнительных органов, недобросовестная конкуренция).

В случае, если сумма ущерба физическому либо юридическому лицу превышает, соответственно, 100 месячных расчетных показателей (212,1 тыс. тенге) или 1 000 МРП (2,121 млн тенге), возможна уголовная ответственность по ст. 222 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконное использование товарного знака).

Предъявление к нарушителю иска через суд в основном интересно с точки зрения взыскания убытков с нарушителя, поскольку обращение с жалобой в уполномоченные государственные органы, хоть и предусматривает привлечение нарушителя к административной/уголовной ответственности, но фактические убытки правообладателя не возмещает. Как правило, иск в суд предъявляется после привлечения нарушителя к административной/уголовной ответственности, поскольку в этом случае вина нарушителя для целей производства в суде не требует доказывания вновь. Суд изначально будет учитывать вину нарушителя.

Дело будет обстоять сложнее, если нарушитель еще не привлечен к административной/уголовной ответственности. В этом случае на истце лежит бремя доказывания в суде вины нарушителя, что может потребовать проведение экспертизы, опроса потребителей, представление любых других доказательств, которые имеются в распоряжении.

Нарушение прав, как правило, доказывается посредством так называемой «контрольной закупки» - пробной покупки товара у нарушителя. Также, проводится фотографирование нарушений (например, внешняя реклама) и их фиксация с участием нотариуса до суда, либо в порядке обеспечения доказательств в рамках судебного процесса. В случае обращения с жалобой в уполномоченные органы, нарушения фиксируются в ходе внеплановой проверки посредством составления протоколов об административных правонарушениях, актов осмотра и т.д.

Обращение с жалобой в уполномоченный орган предполагает, что правообладатель не является стороной административного дела, производство ведется уполномоченным органом, и вопрос о привлечении нарушителя к ответственности решает уполномоченный орган. В результате рассмотрения заявления уполномоченный орган выносит предписание (письменное указание, имеющие обязательную силу, об устранении нарушений в установленный срок), либо налагает на нарушителя штраф.

Правообладатель может оказать содействие уполномоченному органу при проведении проверки нарушителя и в рамках административного дела, например, для распознания оригинала от подделки.

Дополнительные способы борьбы с нарушителями прав

В случае, если нарушение прав на товарный знак связано с импортом контрафактного товара (например, импорт не оригинального копирующего товара либо товара сходного до степени смешения с оригиналом), после регистрации прав на товарный знак правообладатель вправе внести товарный знак в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Суть внесения товарного знака в таможенный реестр заключается в том, чтобы поставить таможенные органы в известность о регистрации прав на товарный знак. Так, в случае импорта товара, который содержит товарный знак либо знаки, похожие на него, таможенные органы будут приостанавливать импорт товара сроком до 10 дней и ставить в известность правообладателя, чтобы правообладатель мог принять решение о том, является ли товар оригинальным и следует ли возбуждать административное/уголовное дело и изымать товар.

На сегодняшний день многие поставщики товаров внесли свои товарные знаки в таможенный реестр, чтобы таким образом бороться с незаконным импортом товаров. Как показывает практика, внесение товарного знака в таможенный реестр является достаточно эффективным способом борьбы с нелегальным импортом.  

Как упоминалось выше, вопрос о регистрации прав на товарный знак в отношении товаров или услуг, скорее всего, рано или поздно встанет в процессе развития практически любого бизнеса. Мы рекомендуем регистрировать товарные знаки заранее, либо вместе с началом продаж того или иного товара, поскольку, как показывает опыт, регистрация товарных знаков после приобретения товаром относительной популярности осложняет возможность защиты прав на товарный знак. Бывают случаи, когда к этому моменту конкурент может опередить.

В нашей практике был случай, когда один из известнейших казахстанский бренд алкогольного напитка, как выяснилось, не имел регистрации, тогда как конкуренты успели зарегистрировать данное обозначение на свое имя. Это привело к долгим судебным разбирательствам и существенной неопределенности в отношении судьбы бренда в целом. Могут быть случаи, когда аналогичный товарный знак может быть зарегистрирован в другом государстве и таким образом препятствовать вхождению оригинального товара на этот рынок.

Поэтому регистрация прав на товарный знак исключительно важна для защиты прав на него и служит одним из важных условий защиты благополучия бизнеса.

Источник: FORBES Kazakstan от 29 сентября, 2016 г.

Бахыт Тукулов

Партнер, Директор Департамента Судебной Практики