Защита товарного знака

В соответствии с Законом РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 26 июля 1999 года № 456-I (далее – Закон о товарных знаках), товарный знак служит для отличия товаров и услуг одних юридических лиц от товаров и услуг других юридических лиц. Так, согласно статье 4 этого Закона, правовая охрана товарному знаку предоставляется на основании его регистрации в уполномоченном органе либо в силу международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан.

Казалось бы, что, зарегистрировав свой товарный знак и став монополистом на товары и услуги, на которые данный знак распространяет охрану, его владелец может ни о чем не беспокоиться. Однако:
1 Глава 5 Закона о товарных знаках устанавливает обязанность владельца товарного знака по использованию своего товарного знака. Так, в соответствии со статьей 19, не достаточно одной регистрации товарного знака для его правовой охраны – владелец товарного знака обязан его также использовать.

В соответствии со статьей 1 Закона о товарных знаках под «использованием товарного знака» понимается применение товарного знака на товарах, в отношении которых он охраняется, и (или) его упаковке, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, передача права на товарный знак, а также иное введение его в гражданский оборот.

В соответствии с новыми изменениями, внесенными в Закон о товарных знаках Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам интеллектуальной собственности» от 2 марта 2007 года № 237-III  любое лицо может подать возражение в уполномоченный орган против действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение 3-х лет, которые отсчитываются с даты регистрации товарного знака, либо в течение 3-х лет, предшествующих дате подаче такого возражения. Старая редакция данной нормы содержала 5-летний срок для подачи такого рода возражения. Такое изменение срока считаем справедливым, т. к. неоправданная монополия одним лицом неиспользуемого обозначения в течение 5-ти лет ограничивает возможности других лиц на получение права на данный товарный знак.

Перечень действий, приведенный выше, рассматриваемых как «использование товарного знака», дополнен статьей 19 Закона о товарных знаках, где доказательством использования товарного знака может считаться также применение его в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках или при демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан. В этой связи в практике случаются заблуждения относительно тех или иных действий, которые могут быть расценены как действия по использованию товарного знака.

ПРИМЕР. Решение суда города Астана об удовлетворении иска российской фармацевтической фирмы против казахстанской фармацевтической фирмы относительно товарного знака россиян.

Суть спора заключалась в том, что казахстанская сторона подала возражение в Апелляционный совет Патентного ведомства об отмене действия регистрации товарного знака россиян в связи с его неиспользованием на территории РК в течение 5 лет с даты регистрации товарного знака (на момент рассмотрения дела новые изменения в Закон о товарных знаках не действовали). Россияне, воспользовавшись правом на обжалование решения Апелляционного совета, подали иск в суд об отмене такого решения.
В качестве подтверждения использования своего товарного знака российская сторона привела следующие доказательства:
а) получение патента на изобретение, в названии которого используется наименование товарного знака;
б) публикация в официальном печатном издании Патентного ведомства и на его официальном сайте сведений о вышеуказанном патенте.
в) агентский договор с другой фирмой на осуществление рекламы на казахстанской выставке.

Суд решил, что ни одно из представленных доказательств не может служить доказательством использования товарного знака по следующим основаниям:
1.  Получение патента на изобретение, публикация в официальном печатном издании Патентного ведомства и на его официальном сайте не может расцениваться как применение товарного знака в печатной или иной деловой документации, т. к. патент является правоустанавливающим документом и обнародование патентной информации есть способ доведения до сведения третьих лиц о том, кто является автором изобретения, но никак ни способом использования товарного знака.
2.  В соответствии со статьей 21 Закона о товарных знаках переход права на использование товарного знака может быть осуществлен в виде лицензионного договора, который подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе. Однако представленный российской стороной агентский договор не имел ничего общего с лицензионным договором и не соответствует требованиям статьи 21 Закона о товарных знаках, поэтому также не может быть применен в качестве доказательства использования товарного знака. 

Несмотря на то, что доводы истца не были учтены судом, необходимости в доказывании использования товарного знака не было. А вот почему - товарный знак истца зарегистрирован в Международном  Бюро ВОИС (Всемирная организация по интеллектуальной собственности) 1 ноября 1998 года с распространением в числе прочих стран и на Казахстан. Заявка, поступившая на рассмотрение в Патентное Ведомство Казахстана, после проведения экспертизы по существу, получила отказ в регистрации товарного знака. Отказ экспертизы был мотивирован существованием более ранней регистрации сходного (по мнению экспертизы) до степени смешения товарного знака другой компании с товарным знаком заявителя (истца). Поэтому на основании пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках  и статьи 5 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года («Мадридское соглашение»)  Казпатент отказал в охране товарного знака по международной заявке.

Однако заявитель в установленный законодательством срок представляет возражение на решение экспертизы, в результате которого Казпатент удовлетворяет возражение истца, и предоставляет охрану товарному знаку по международной заявке. Официальное сообщение решения Национального Патентного Ведомства о регистрации товарного знака было опубликовано в бюллетене ВОИС 18 марта 2001 года. Таким образом, товарный знак истца получает правовую охрану на территории РК в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о товарных знаках, но не на основании регистрации знака в стране, а без регистрации в заявленном государстве в силу международного договора.

Теперь возникает вопрос, с какого момента на территории Казахстана будет иметь действие регистрация товарного знака по международной системе:

•  с момента его регистрации в Международном Бюро (01 ноября 1998 года), или

•  с даты официальной публикации о получении охраны в Казахстане (18 марта 2001 года)?
  

Ответ на этот вопрос дан в решении судьи, в котором говорится о том, что заявитель (истец), по независящим от него обстоятельствам, не имел правовой охраны в РК вплоть до 18 марта 2001 года. По этой причине истец не мог использовать указанный товарный знак на территории РК на законной основе до 18 марта 2001 года, и, следовательно, истец приобрел право на указанный товарный знак в РК только с 18 марта 2001 года, а не с 1 ноября 1998 года.  Так, согласно пункту 4 статьи 19 Закона о товарных знаках при решении вопроса о прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием принимаются во внимание представленные владельцем доказательства того, что  товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В связи с тем, что возражение ответчика об отмене действия регистрации товарного знака датировано 7 января 2004 года,  он полагал, что пятилетний период неиспользования товарного знака будет рассчитываться либо с даты его регистрации в международном Бюро, т. е. с 1 ноября 1998 года по 1 ноября 2003 года, либо с 7 января 1999 года по 7 января 2004 года (дата, предшествующая подаче возражения). Однако, учитывая приведенные выше обстоятельства, период неиспользования товарного знака истца должен рассчитываться с 18 марта 2001 года до 7 января 2004 года, что составляет менее 3-х лет. Таким образом, возражение ответчика было удовлетворено Апелляционным советом Патентного Ведомства без учета всех обстоятельств дела. В результате такое решение было отменено судом, и иск российской компании был удовлетворен.

2 Закон о товарных знаках предусматривает отмену регистрации товарного знака также на основании того, что регистрация была осуществлена в нарушение требований, установленных статьями 6 и 7 Закона о товарных знаках (абсолютные и иные основания для отказа в регистрации товарного знака). Возражение об отмене регистрации товарного знака может быть подано любым заинтересованным лицом. Возражение рассматривается Апелляционным советом в течение 6 месяцев с даты его поступления. Так, к примеру, на практике мы довольно часто имеем дело с опротестованием решений Апелляционного совета, связанных с отменой действия регистраций товарных знаков на основании их сходства до степени смешения с товарными знаками заинтересованных лиц, подавших возражение. В данном случае в соответствии с Законом о товарных знаках, владелец товарного знака, действие которого отменено, может обратиться в суд за защитой своих прав.  

Таким образом, в рассмотренных случаях возможной отмены действия регистрации товарного знака можно обезопасить себя лишь в первом случае путем беспрерывного использования товарного знака. Что касается второго случая, то никто от этого не застрахован. Однако, в любом случае, владельцу товарного знака будет представлена возможность оспорить то или иное решение, изменяющее статус его товарного знака.

Айжан Есергепова,
Старший Юрист,
Департамент «Интеллектуальная собственность»,
Юридическая фирма GRATA